Телефоны в Москве: (495) 928 6863; (495) 648 6958; (495) 287 4552
 
Публикации    Наши заказчики    Отзывы    Контакты    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет Федерации
Кадастра
Роспатент Российский гуманитарный научный фонд

О необходимости проведения патентно-технической экспертизы по делам о признании нарушения исключительного права истца на изобретение


 

         Общество с ограниченной ответственностью «Юрстройзащита» обратилось в Центр правовых исследований и развития законодательства с запросом о проведении научно-правового исследования в области назначения и проведения патентно-технической экспертизы по делам, связанным с защитой исключительных прав в арбитражном процессе. Необходимость проведения исследования возникла в связи с обращением ООО «Юрстройзащита» в арбитражный суд апелляционной инстанции для защиты своего исключительного права на изобретения, охраняемого патентами Российской Федерации №2040982 «Газотурбинная установка для отчистки труб» и №2052303 «Способ отчистки труб».

         Исследование проведено специалистами в области правовой защиты промышленной собственности, кандидатом юридических наук Апариной Татьяной Викторовной и кандидатом юридических наук Алейником Сергеем Анатольевичем. На основании данного исследования было подготовлено правовое заключение.

         Для подготовки заключения перед специалистом был поставлен вопрос: какова необходимость проведения патентно-технической экспертизы по делам о признании нарушения исключительного права истца на изобретение и об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав?

 

         В современном арбитражном процессе, построенном на принципах состязательности и процессуального равноправия сторон, большое значение приобретают проблемы доказывания и доказательств. В этой связи, как одно из средств доказывания, весьма широко используется заключение эксперта, которое имеет статус доказательства и приравнивается к другим доказательствам, представленным по делу. Учитывая, что эксперт выражает научно обоснованное и компетентное мнение, результаты судебной экспертизы обоснованно являются одним из решающих аргументов в споре. 

         Принимая во внимание порядок назначения судебных экспертиз в арбитражном процессе, в котором согласно ст.82 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК) суд назначает экспертизу по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле (в отличие от гражданского процесса, где назначение судебной экспертизы осуществляется судом независимо от волеизъявления сторон), необходимо также учитывать норму, содержащуюся в этой же статье АПК, а именно цель назначения экспертизы: «для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний». Именно наличие вопросов, для разъяснения которых требуются специальные знания, в делах, связанных с нарушением прав на интеллектуальную собственность (в частности, нарушение патента на изобретение), обусловило необходимость при рассмотрении подобных дел проведения патентно-технической судебной экспертизы.

         Учитывая, что традиционно в юридической литературе[1] под термином «специальные знания» понимают систему теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки либо техники, приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта, при рассмотрении дел для решения вопросов, возникающих в процессе судопроизводства, нередко требуются специальные как технические, так и юридические знания.

         Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 05.02.2007) в  ст. 4 определяет принципы государственной судебно-экспертной деятельности, среди которых названы принципы: независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники. Теория на основе принципов государственной экспертной деятельности выделяет ряд требований, которые предъявляются к лицу, привлекаемому в качестве эксперта, при этом в первую очередь отмечается компетентность, то есть владение специальными знаниями, под которыми понимается наличие у эксперта  соответствующего образования и опыта работы.

         Несмотря на то, что порядок проверки экспертов четко не  регламентирован, существует практика представления в суд сведений о кандидатуре эксперта. Лица, участвующие в деле, реализуя свое право предлагать кандидатуры экспертов (ч. 3 ст. 82 АПК), вместе с ходатайством представляют в суд сведения об образовании, специализации и стаже работы указанных ими лиц. Если же представленных данных оказалось недостаточно, пробел может быть восполнен в порядке направления запроса в экспертное учреждение о возможности проведения исследования, его стоимости, сроках и личности эксперта. Такая процедура вменена в обязанности суда  п.4 Постановления Пленума ВАС от 20.12.2006 N 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».

Необходимость наличия у эксперта специальных знаний в конкретной области техники подтверждается и нормами ст.55 АПК, согласно которым судебным экспертом может быть только лицо, обладающее такими специальными знаниями, которые необходимы для дачи требуемого заключения. При отсутствии этих знаний у гражданину суд не назначит его экспертом ни по ходатайству лиц, участвующих в процессе, ни по своей инициативе, несмотря на то, что в ст.82 АПК отсутствует норма о допустимости отклонения судом рекомендуемых участниками спора кандидатур экспертов.

         Рассмотрение дел о нарушении патента на изобретение без назначения патентно-технической судебной экспертизы не представляется возможным, поскольку предметом спора в делах подобного рода являются технические решения (устройства, способы) в различных областях науки и техники, и научно обоснованное компетентное мнение о том, насколько идентичны и аналогичны запатентованное и используемое технические решения, может быть дано только специалистом с соответствующим образованием и опытом работы в той области техники, к которой относятся исследуемые объекты.

         В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГКРФ использованием изобретения считается, в частности:

- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель;

- совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 указанного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом (если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное);

- совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 указанного пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

- осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

         Для того, чтобы убедительно доказать факт использования изобретения, прежде всего необходимо получить ответ на вопрос: использован ли в продукте или способе, производимом или используемом ответчиком, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте, принадлежащем истцу, формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему?

         Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ запатентованное изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе применен каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 настоящей статьи. При этом эквивалентными признаются различные признаки, выполняющие одинаковую функцию с одинаковым результатом.   Следовательно,  для установления эквивалентности признака объекта исследования признаку запатентованного изобретения, необходимо выявить данные признаки и сравнить выполняемые функции и достигаемые технические результаты. При проведении данного анализа недостаточно владеть теорией эквивалентов, поскольку выявление идентичных и аналогичных признаков и, тем более, их влияние на достижение требуемого технического результата возможно только для специалиста в конкретной области техники. Таким образом, необходимость назначения патентно-технической судебной экспертизы при рассмотрении дел, связанных с нарушением прав на интеллектуальную собственность (в частности, нарушение патента на изобретение), представляется очевидной.

         В отношении патентно-технической судебной экспертизы необходимо отметить еще один важный аспект, а именно: статус заключения экспертизы как доказательства правомерен только в отношении того дела, при рассмотрении которого данная экспертиза была назначена. В случае рассмотрения судебного дела заключение эксперта по результатам проведения патентно-технической судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, не признается заключением по рассматриваемому делу и может быть согласно ст.89 АПК признано арбитражным судом только в качестве иного документа, допускаемого в качестве доказательства. Следовательно, отклонение ходатайства о назначении экспертизы при рассмотрении одного дела, мотивированное наличием заключения экспертизы, которая была назначена при рассмотрении другого дела,  не может быть квалифицировано как правомерное.

         Что касается рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной инстанции, то согласно ч.3 ст.268 АПК лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о проведении экспертизы, при этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции. При этом, учитывая норму п.6 ст.268 АПК, согласно которой вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с ч.4 ст.270 АПК основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

         Анализ судебной практики по делам о нарушении патентов на изобретение показывает, что решения по ним без назначения и проведения патентно-технических экспертиз, как правило, отменялись вышестоящими судами. В качестве примеров можно привести следующие дела:

 

1. Постановление ФАС Московского округа от 18.06.2003 N КГ-А40/3691-03
Дело о запрете использования охраняемого патентом изобретения передано на новое рассмотрение, т.к. для правильного разрешения спора необходимо назначение патентно-технической судебной экспертизы.

2. Постановление ФАС Московского округа от 03.10.2003 N КГ-А40/7188-03
Дело об обязании ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на охраняемый патентом объект промышленной собственности передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проведена патентно-техническая судебная экспертиза по вопросам, разрешение которых необходимо для правильного рассмотрения спора.

3. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.12.1999 N 1425
Суд первой инстанции недостаточно исследовал обстоятельства, касающиеся того, каким способом изготавливался продукт, и необоснованно отклонил ходатайство истца о назначении патентно-технической судебной экспертизы, поскольку для правильного разрешения данного спора необходимы специальные познания в области микробиологии и патентоведения.

 

Кандидат юридических наук                                                                Т.В. Апарина

Кандидат юридических наук                                                                С.А. Алейник



[1]См., например: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2008.





L 2005 АНО "Центр правовых исследований и развития законодательства"
All Rights Reserved E-mail: mail@centrlaw.ru
Все права защищены ©
Сайт создан компанией Big Apple